CONCILIATION ENTRE DROIT DE LA CONCURRENCE ET DROIT DES BREVETS - INFRACTION A L'ARTICLE 101 DU TFUE - RESTRICTION DE CONCURRENCE PAR OBJET - TRANSACTION AMIABLE D'UN LITIGE EN MATIERE DE BREVETS - ACCORD DE LICENCE ENTRE LES PARTIES AU LITIGE

TUE, 9ème chambre, 12 décembre 2018, T‑684/14, Krka Tovarna Zdravil d.d. / Commission européenne

Il est possible de conclure un contrat de licence portant sur un CCP, lié à un accord transactionnel, sans enfreindre le droit de la concurrence, à partir du moment où il peut être démontré que la licence en question a été conclue aux conditions normales de marché. Il doit en particulier être vérifié qu’elle ne masque pas, par un taux anormalement bas de redevance, un paiement du princeps au génériqueur incitant ce dernier à accepter de ne pas commercialiser son produit dans certains pays et de ne pas contester la validité du CCP.

Servier était titulaire d'un CCP sur le périndopril. A la suite de la mise sur le marché d'un générique du périndopril dans certains pays de l'Union Européenne par la société Krka, Servier a introduit une action en contrefaçon à son encontre au Royaume-Uni. Les parties ont réglé amiablement ce litige : en contrepartie du désistement d'instance et d'action de Servier, Krka s'est notamment engagée à ne pas mettre sur le marché son générique au Royaume-Uni, pays où le CCP de Servier était toujours valable. Le même jour, les parties ont signé un accord de licence exclusive, aux termes duquel Krka se voyait autoriser, contre une redevance de 3 % du montant net de ses ventes, à exploiter le CCP de Servier dans les sept pays de l'Europe de l'Est où elle avait déjà mis sur le marché son générique.

La Commission européenne a considéré qu'il résultait de ces accords une entente sur le partage du marché du périndopril puisque la licence accordée par Servier à Krka était la contrepartie du protocole transactionnel et incitait Krka à ne pas mettre sur le marché son générique du périndopril dans les 18 pays de l'Union Européenne non concernés par ladite licence.

Elle avait donc infligé à Krka une amende de 10 millions d'euros pour violation de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE.

Le Tribunal a d'abord rappelé que la seule présence, dans des accords de règlement amiable, de clauses de non-commercialisation et de non-contestation dont la portée se limite au brevet en cause ne permet pas, même si ces clauses ont, par elles-mêmes, un caractère restrictif, de conclure à une restriction de concurrence présentant un degré suffisant de nocivité pour être qualifiée de restriction par objet.

Il a aussi indiqué que la seule présence d’un paiement inversé, c’est-à-dire d’un paiement de la société de princeps vers le génériqueur, ne saurait permettre de conclure à l’existence d’une restriction par objet. En effet, il n’est pas exclu que certains paiements inversés, lorsqu’ils sont inhérents au règlement amiable d'un litige notamment, soient justifiés.

Au cas d'espèce, le Tribunal a considéré que la Commission n'a pas démontré que le taux de redevance de 3 %, fixé dans l'accord de licence, était anormalement bas, que cet accord générait ainsi un paiement inversé de Servier au profit de Krka. et que, ayant pour objet de compenser des coûts inhérents au règlement amiable du litige, il serait constitutif d’une incitation à accepter les conditions de ce règlement (non-contestation du brevet, non-commercialisation dans certains territoires etc.).

Enfin, le Tribunal a jugé que, même en l'absence des accords passés avec Servier, Krka n'aurait vraisemblablement pris le risque de mettre son générique sur les marchés français, britanniques ou néerlandais, la validité du CCP de Servier ayant été entérinée par les autorités compétentes sur ces territoires.

¹ Représentée par le cabinet Gide
 

CCP - INTERPRETATION DE L'ARTICLE 3 A) DU REGLEMENT (CE) N° 469/2009 - FORMULE DE MARKUSH - REFERE D'HEURE A HEURE

TGI Paris, ordonnance de référé, 11 janvier 2019, G.D Searle, Janssen Sciences Ireland & Janssen-Cilag / Sandoz

Lancer à risque un générique trois mois avant l'expiration d'un CCP expose à des mesures d'interdiction et de rappel des produits, si nécessaire ordonnées dans le cadre d'un référé d'heure à heure. Lorsque le produit objet d'un CCP est revendiqué dans le brevet de base par l'intermédiaire d'une formule de Markush, il est suffisamment identifié pour l'homme du métier et donc protégé par le brevet au sens de l'article 3 a) du Règlement (CE) N° 469/2009.

Searle¹  est titulaire d'un CCP, délivré pour un principe actif nommé Darunavir, sur la base d'un brevet revendiquant une formule de Markush.  
Une formule de Markush est une structure chimique composée d'une structure de base invariable et d'une ou plusieurs parties variables, appelées substituants. Ce type de formule permet de définir précisément de grandes classes de composés et d'éviter l'énumération de trop longues listes.

Searle a découvert début décembre 2018 que Sandoz avait mis sur le marché un générique de leur antirétroviral, alors même qu'elle lui avaient préalablement notifié l'existence de leur CCP, qui venait à expiration fin février 2019 seulement. Elle a donc sollicité et obtenu l'autorisation d'assigner Sandoz en référé d'heure à heure aux fin d'interdiction de commercialisation du générique.

En défense, Sandoz soutenait que la validité du CCP se heurtait à une contestation sérieuse, le produit, en l'espèce le Darunavir, n'étant protégé par le brevet de base détenu par Searle, conformément à l'article 3 a) du Règlement (CE) N° 469/2009.
Selon Sandoz, l'homme du métier ne pouvait pas comprendre que le principe actif du Darunavir était visé par le brevet de base car ni la description, ni les revendications de ce brevet n'y faisaient explicitement référence.

Le Juge des référés a d'abord rappelé que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, "la référence au produit objet du CCP dans le brevet de base pouvait être implicite à condition que ce principe actif soit visé dans les revendications de manière nécessaire et spécifique."

Il a ensuite comparé les formules de Markush des deux principales revendications du brevet de base ainsi que la liste des substituants expressément prévus dans ce brevet avec la formule du Darunavir. Ayant constaté que le Darunavir comportait la structure de base revendiquée par le brevet de base et que l'ensemble de ses substituants étaient listés parmi les substituants possibles également revendiqués par le brevet, le Juge des référés a considéré que le Darunavir était bien identifié comme étant visé de manière nécessaire et spécifique par le brevet de base par l'homme du métier.

Le Juge des référés en a donc conclu que, Sandoz échouant à démontrer que le CCP était manifestement nul, la contrefaçon du CCP par le générique de Sandoz était vraisemblable et a ordonné, sous astreinte, (i) l'interdiction de commercialiser ce produit en France, (ii) le rappel des produits détenus par des tiers (grossistes, pharmacies, hôpitaux, etc.) ainsi que (iii) la justification par Sandoz sous un délai de 48h de l'ensemble des démarches entreprises pour procéder à ce rappel et retrait de son produit des circuits.

Il a notamment justifié le caractère proportionné des mesures ordonnées par le fait que la société Sandoz avait  le risque financier de lancer son médicament générique avant la date d'échéance du CCP, sans en avoir au préalable contesté la validité devant les juges du fond.

Outre le fait qu'elle apporte des précisions intéressantes sur l'interprétation de l'article 3 a) du Règlement (CE) N° 469/2009, cette décision mérite l'attention car elle figure parmi les rares dossiers dans lesquels une interdiction de commercialisation et un rappel des produits sont ordonnés en référé en matière de brevet.

BREVET - SAISIE-CONTREFACON - MANQUEMENT DU SAISISSANT AU DEVOIR DE LOYAUTE - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE A FIN DE SAISIE-CONTREFACON

TGI de Paris, 3e chambre 3e Section, Ordonnances de référé rétractation, 1er février 2019,
RG 18/13314 et 18/13315 - Verasonics Inc. c. Supersonic Imagine

Le caractère non contradictoire de la requête aux fins de saisie-contrefaçon suppose une particulière loyauté du requérant, qui se doit de porter à la connaissance du juge l'ensemble des faits et des droits qu'il revendique, afin de lui permettre de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d'ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi.

Titulaire d'un brevet européen désignant la France et estimant que la société Verasonics² contrefaisait ce brevet, la société Supersonic Imagine, spécialisée dans l'ingénierie médicale, a été autorisée suivant ordonnances du 13 juin 2018 à faire procéder à deux saisies-contrefaçons dans deux laboratoires de recherche.

Considérant que la requérante a fait part d'une déloyauté manifeste lors de la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société Verasonics a sollicité la rétractation des ordonnances ayant autorisé les saisies.

La demanderesse à la rétractation arguait notamment du fait que la requérante a volontairement passé sous silence les liens académiques, professionnels et économiques unissant les Directeurs des laboratoires dans lesquels ont été exécutées les saisies, aux dirigeants de la requérante.

Rappelant d'abord que le caractère non-contradictoire de la requête aux fins de saisie contrefaçon implique une "particulière loyauté du requérant", et précisant ensuite que l'exigence d'indépendance doit pouvoir être étendue, "eu égard aux circonstances particulières de la cause, à la personne du tiers saisi", le Juge des référés a procédé à une analyse in concreto des faits de l'espèce, et a considéré qu'il aurait été nécessaire que le juge des requêtes ait été informé des liens unissant le saisissant aux Directeurs des laboratoires où ont eu lieu les saisies, afin d'éviter toute suspicion de conflit d'intérêt et de garantir une impartialité objective des participants à la saisie.

Partant, le juge des référés a ordonné la rétractation totale des ordonnances rendues sur requête, la restitution de l'intégralité des pièces saisies et a fait interdiction au saisissant, sous astreinte, d'utiliser les éléments saisis ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon, dans toute procédure en France et à l'étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations.

Ces deux décisions sont une illustration de l'obligation de loyauté "particulière" à laquelle est tenue toute requérante d'une ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon, tout en précisant que l'exigence d'indépendance s'étend à la personne du tiers saisi.

² Représentée par le cabinet Gide

Par Luca Chevallier et Mari Nozac'h